《专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”职务发明创造的主体通常是单位的研发人员，非研发人员因其本职工作一般与研发无关，很少会成为职务发明创造的发明人，但也有少部分非研发人员（如公司的高级管理人员），虽然其本职工作与研发无关，但因为工作岗位、职级能够接触公司研发和技术成果等文件。

若已离职的高级管理人员利用其在履行其管理职责时了解到的产品相关内容后，到新单位进行发明创造且申请了专利，是否可以认定为原单位的职务发明创造？

案情简介

谢某于2013年入职A公司任营销部总经理、营销中心总监兼广州办事处总经理。由于其岗位属于公司的高级管理人员，其在日常工作中还会被要求对公司产品设计相关图纸进行审核。

2015年8月10日，谢某与A公司解除劳动合同关系。离职后，谢某作为股东设立B公司。2015年12月及2016年4月、5月，B公司申请了28项实用新型、外观设计专利。

A公司发现B公司申请的专利均与谢某在A公司工作时所审核的A公司产品设计图相关产品有关，且B公司的在职人员大多为A公司离职的人员。

A公司认为B公司申请专利的产品应为谢某等人在职期间在执行A公司的任务所完成的职务发明创造，A公司才是专利权人，于是向法院提起诉讼。

裁判结果

虽然谢某并未直接担任研发人员，但认定谢某的本职工作及被分配的任务是否与研发工作有关，应当结合谢某在A公司工作期间的具体工作内容确定，而不能仅依其职位而机械认定。

谢某在A公司工作期间，完成本职工作的过程中，不但与客户进行沟通交流，了解市场行情与客户需求及技术缺陷，亦通过审核图纸等方式接触到A公司产品的研发信息，从而获得发明涉案专利的灵感。加之涉案专利与A公司开发产品属于相同技术领域，且与谢某在A公司承担的工作任务相关，谢某能够在工作中了解到与产品形状、构造相关的信息。而B公司是谢某离职后在短时间内作为股东设立经营范围与A公司基本一致的公司，且涉案专利的申请时间是自谢某与A公司劳动关系终止后1年内作出的，法院在综合考虑谢某在A公司的工作职责和权限，以及B公司的经营范围等因素的情况下，最终认定涉案专利属于职务发明创造。

律师建议

1.根据《专利法实施细则》第十二条的规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。在理解前述规定中对于“本职工作或原单位分配的任务有关”的定义时，不应将本职工作或分配的任务机械、狭隘地理解为仅限于研发工作，也不应将职务发明创造的主体仅限定于狭义的研发人员，而应综合考虑员工本职工作的性质以及其实际执行本单位任务的内容。因此，对于可以接触到公司核心产品研发信息的高级管理人员，公司应考虑与其签订《保密协议》、《竞业限制协议》等，约束高级管理人员的行为。

2.根据“谁主张，谁举证”的原则，如果公司主张该发明创造是员工履行公司分配的工作任务所作出的发明创造，公司需就其曾向员工指派相应任务或者员工本职工作中可能涉及到公司核心产品的研发工作承担举证责任。建议公司需要妥善保留产品的研究计划、申报文件、立项文件、任务计划书或验收文件等。

3.企业应建立定期监控机制，密切关注离职员工的去向以及离职员工新任职公司的专利申请情况。如发现离职员工新任职公司申请专利的产品与公司自身产品或专利存在技术的关联性，或者与离职员工曾经的工作内容息息相关，应及时采取相应措施，包括但不限于公证取证、提起诉讼，以维护自身的合法权益。

李梓琪 | 广东诺臣律师事务所张扬律师团队

李梓琪律师专注民商事诉讼及法律顾问服务，为广东地区多家科研院所、互联网企业、高新技术企业提供法律顾问服务及知识产权保护专项法律服务工作，并先后帮助了多家技术型企业成功完成技术成果转化、投融资与项目合作、技术秘密保护与反不正当竞争诉讼等工作，深受客户好评。

李梓琪律师参与编写了《港澳人士大湾区生活与创业法律指引》、《企业商标与品牌法律保护与合规指引》；专著《公民个人信息法律保护指南》目前正在由中国法制出版社审校，即将出版。

 

 

 

 

供   稿 | 毛   洁

排   版 | 董丽娜

核   稿 | 苏慧英

审   定 | 朱小斌